商標(biāo)惡意搶注的民事責(zé)任和共同侵權(quán)問題探討
來源：智為銘略 瀏覽次數(shù)：37 發(fā)表日期：2024-08-06
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近年來，投機性的商標(biāo)搶注行為層出不窮，此類行為通常涉及通過各類“馬甲”對知名商標(biāo)或馳名商標(biāo)進行批量惡意搶注，以規(guī)避法院和行政機關(guān)作出的違法性認(rèn)定，不僅侵犯了原商標(biāo)持有人的合法權(quán)益，也破壞了市場競爭的公平性。
日前，內(nèi)蒙古鹿王羊絨有限公司訴北京細軟智谷知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司等侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案審理終結(jié)，該案中將并未直接實施搶注的實際控制人認(rèn)定構(gòu)成共同侵權(quán)并承擔(dān)連帶責(zé)任，而針對商標(biāo)代理機構(gòu)，該案通過明晰商標(biāo)代理機構(gòu)根據(jù)《商標(biāo)法》所負(fù)有的注意義務(wù)以及因違反可能產(chǎn)生的民事責(zé)任，對搶注產(chǎn)業(yè)鏈條中協(xié)助實施商標(biāo)搶注的代理機構(gòu)施以震懾，為權(quán)利人有效應(yīng)對商標(biāo)搶注行為提供了新的參考。
一、背景介紹
內(nèi)蒙古鹿王羊絨有限公司（以下簡稱“鹿王公司”）自1998年以來注冊并長期使用其商標(biāo)，系“鹿王”系列注冊商標(biāo)的權(quán)利人，在原國家工商行政管理總局商標(biāo)局及其他法院判決中，多次認(rèn)定鹿王商標(biāo)為馳名商標(biāo)，具有較長的歷史和較高的市場知名度，在羊絨行業(yè)具有重要影響力。
鹿王公司發(fā)現(xiàn)被訴侵權(quán)人在服裝產(chǎn)品上使用“達鹿王”“DaLuwang”等一系列被訴侵權(quán)標(biāo)識，認(rèn)為該行為屬于復(fù)制、模仿鹿王公司馳名商標(biāo)的侵權(quán)行為后，于2022年12月20日對本案各被訴侵權(quán)人提起訴訟。
根據(jù)一、二審查明的事實，本案被訴侵權(quán)人并非以使用為目的地申請、囤積了至少215枚商標(biāo)，并且在搶注商標(biāo)經(jīng)行政程序被認(rèn)定與在先商標(biāo)近似或侵犯了在先權(quán)益，已被認(rèn)定“具有明顯的復(fù)制、抄襲及模仿他人在先商標(biāo)的故意”后，繼續(xù)申請相同或近似的商標(biāo)。同時，被訴侵權(quán)人之一的北京細軟智谷知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司（以下簡稱“北京細軟智谷公司”）策劃、組織了涉案侵權(quán)行為，近似商標(biāo)的原始注冊人桐鄉(xiāng)市財富通商標(biāo)代理有限公司（以下簡稱“財富通公司”）惡意注冊商標(biāo)、直接參與實施了案涉侵權(quán)行為，法院將判定兩家代理公司承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
二、對于商標(biāo)搶注的惡意的認(rèn)定
惡意大量抄襲他人具有較高知名度的商業(yè)標(biāo)識，具有不正當(dāng)性，同時，在先權(quán)利人為了打擊惡意注冊不斷地提起異議或無效程序，為權(quán)利人維權(quán)帶來巨大的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，對于商標(biāo)搶注的惡意的認(rèn)定，從現(xiàn)有案例來看，法院通常會考慮以下因素：
1、商標(biāo)搶注人并非以使用為目的申請、囤積商標(biāo)
在鹿王案中，被訴侵權(quán)人在多個類別的商品或服務(wù)上注冊與在先權(quán)利人鹿王公司“鹿王”系列商標(biāo)相同或近似諸多商標(biāo)，財富通公司作為商標(biāo)代理機構(gòu)在25類商品上至少申請注冊了215枚商標(biāo)，其中包括多個含“鹿王”字樣的商標(biāo)，財富通公司的經(jīng)營范圍不包括25類商品，其仍申請第11731605號商標(biāo)具有明顯攀附鹿王公司商譽的惡意。
搶注人僅花費低廉的商標(biāo)注冊成本，導(dǎo)致在先權(quán)利人通過提起商標(biāo)異議、商標(biāo)無效宣告請求、行政訴訟以及本案民事訴訟的方式維護其合法權(quán)益，消耗其大量的維權(quán)成本和經(jīng)營成本，在一定程度上干擾了鹿王公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。
2、商標(biāo)搶注人意圖通過投訴、售賣商標(biāo)等方式獲利
在拜耳消費者關(guān)愛控股有限責(zé)任公司等訴李慶等不正當(dāng)競爭糾紛案中，李慶獲得涉案商標(biāo)權(quán)之后，立即利用商標(biāo)權(quán)重復(fù)投訴在淘寶平臺銷售的“Coppertone”品牌經(jīng)銷商、分銷商及大量中小淘寶商家，聲稱產(chǎn)品分別侵犯其商標(biāo)專用權(quán)，導(dǎo)致相關(guān)涉案產(chǎn)品在銷售旺季被迫下架，造成嚴(yán)重?fù)p失。投訴期間，李慶多次聯(lián)系原告，謀求向原告高價轉(zhuǎn)讓涉案商標(biāo)，并向被投訴的Coppertone產(chǎn)品分銷商提供付費撤訴服務(wù)。
在該案中，搶注人利用該惡意搶注的商標(biāo)針對涉案產(chǎn)品發(fā)起投訴以謀取利益，以及欲通過直接售賣商標(biāo)以獲得暴利。
3、商標(biāo)搶注人利用搶注的商標(biāo)阻礙原告正常行使商標(biāo)權(quán)利
在美國寶拉珍選有限責(zé)任公司訴重慶開門紅商貿(mào)有限責(zé)任公司等一案中，被告不僅存在惡意搶注行為，還據(jù)此濫用權(quán)利，向原告商品銷售平臺發(fā)出侵權(quán)警告，造成原告經(jīng)濟損失、商譽減損。
2020年“碧然德”案中，被告同樣通過惡意搶注、濫用異議處理程序等行為損害原告在先權(quán)利，其行為的實質(zhì)在于攀附競爭對手原告及其品牌的商譽、干擾原告正常經(jīng)營活動，意在破壞原告的競爭優(yōu)勢，建立自己的競爭優(yōu)勢，具有明顯的主觀惡意。
三、對商標(biāo)代理機構(gòu)共同侵權(quán)的認(rèn)定
商標(biāo)代理機構(gòu)在共同侵權(quán)責(zé)任中的具體法律地位主要體現(xiàn)在其作為民事代理的合法性和專業(yè)性上。知產(chǎn)代理公司在接受當(dāng)事人委托時，理應(yīng)盡到初步的檢索和審查義務(wù)，在有證據(jù)證明其知曉搶注人欲實施搶注行為，仍幫助其完成注冊時，應(yīng)認(rèn)定商標(biāo)代理機構(gòu)與搶注人構(gòu)成共同侵權(quán)。對于商標(biāo)代理機構(gòu)共同侵權(quán)的認(rèn)定，法院通常會考慮以下因素：
1、代理機構(gòu)參與策劃、引導(dǎo)或布局
鹿王案中，作為商標(biāo)代理機構(gòu)的細軟智谷公司不僅為商某某、姚某提供了商標(biāo)購買、注冊以及境外公司注冊的建議，還為商某等人注冊香港某品牌管理有限公司，并以香港某品牌管理有限公司的名義申請注冊“達鹿王”“DALUWANG”等商標(biāo)，同時作為中間人角色，為商某等人尋找、購買與“鹿王”近似的被訴侵權(quán)標(biāo)識、提供多種侵權(quán)標(biāo)識供其選擇，并積極提出關(guān)于注冊、購買侵權(quán)標(biāo)識的建議，對于在香港如何注冊公司、選擇何種侵權(quán)標(biāo)識、購買還是申請注冊侵權(quán)標(biāo)識等問題均起到了實質(zhì)性的引導(dǎo)作用。本案被訴侵權(quán)標(biāo)識的產(chǎn)生、使用以及侵權(quán)模式的架構(gòu)均離不開商標(biāo)代理機構(gòu)的策劃、安排，甚至于直接參與了被訴侵權(quán)行為的布局和謀劃。
2、作為權(quán)利主體參與侵權(quán)商標(biāo)的申請注冊、轉(zhuǎn)讓等活動
我國商標(biāo)法禁止商標(biāo)代理機構(gòu)注冊除代理服務(wù)以外的商標(biāo)，但是依然有部分商標(biāo)代理機構(gòu)利用專業(yè)優(yōu)勢假借關(guān)聯(lián)主體、從業(yè)人員近親屬名義等“掛名方式”囤積商標(biāo)，以達到規(guī)避法律之目的。
財富通公司系第11731605號商標(biāo)（涉案“達鹿王”商標(biāo)）的原申請人，財富通公司于2012年11月12日在25類商品上申請注冊第11731605號圖文組合商標(biāo)，還曾將第11731605號商標(biāo)授權(quán)給恒鹿公司、邁凱公司在杭州湖濱銀泰in77商場開設(shè)店鋪。
財富通公司、細軟智谷公司于2020年簽署《商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定財富通公司向細軟智谷公司轉(zhuǎn)讓第11731605號商標(biāo)，之后財富通公司又將上述商標(biāo)專用權(quán)轉(zhuǎn)讓至被訴侵權(quán)人之一的香港天空公司。
綜合以上事實，財富通公司直接參與實施了侵權(quán)行為，構(gòu)成共同侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
3、被認(rèn)定違法后仍繼續(xù)作為代理機構(gòu)進行搶注
鹿王公司的第1186674號商標(biāo)于1999年已被認(rèn)定為馳名商標(biāo)，且此后仍處于馳名狀態(tài)，具有極高的知名度，財富通公司作為專業(yè)的商標(biāo)代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)知道該事實，并且在本案之前，內(nèi)蒙古鹿王羊絨有限公司已于2020年5月在浙江省杭州市西湖區(qū)人民法院起訴商某、香港某制衣有限公司等使用“九色鹿王”標(biāo)識構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)（以下簡稱“九色鹿王案”）。該案判決認(rèn)定商某、香港某制衣有限公司等構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，該案中，細軟智谷公司為其余被訴侵權(quán)人申請注冊了“九色鹿王”商標(biāo)。
2020年6月，在九色鹿王案發(fā)生后，細軟智谷公司立即與商某某、姚某重新溝通商標(biāo)注冊、購買等事宜，并最終確定了購買第11731605號商標(biāo)以及進一步申請注冊“達鹿王”“DALUWANG”等商標(biāo)的方案。被訴侵權(quán)人在九色鹿王案的訴訟過程中就轉(zhuǎn)而生產(chǎn)、銷售“達鹿王”侵權(quán)商品，細軟智谷公司依相類模式提供全套服務(wù)，侵權(quán)惡意明顯。
在艾默生公司訴廈門安吉爾公司不正當(dāng)競爭糾紛案中，涉案47個商標(biāo)由同一家商標(biāo)代理機構(gòu)廈門興浚知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司（“廈門興浚公司”）代理。特別是2015年12月25日北京市高級人民法院在終審判決中對和美泉公司的搶注行為作出否定評價之后，興浚公司在法院行政訴訟認(rèn)定違法性后仍繼續(xù)作為代理進行搶注，系惡意搶注商標(biāo)，仍接受委托，其大量申請囤積此類商標(biāo)顯然沒有誠信使用的意圖。
四、對商標(biāo)惡意搶注行為提起民事索賠訴訟的建議
綜合上述案例中涉及法律問題的分析，我們建議在先權(quán)利人在針對商標(biāo)惡意搶注行為提起民事索賠訴訟時做好下列準(zhǔn)備：
1、在產(chǎn)品、包裝、宣傳材料和廣告中積極使用其注冊商標(biāo)，增強商標(biāo)的知名度和影響力；投放廣告，提高商標(biāo)的公眾認(rèn)知度；定期監(jiān)測市場，對于其他企業(yè)申請的近似商標(biāo)，通過法律途徑提出異議，阻止可能造成消費者混淆的商標(biāo)的注冊。
2、對于涉及費用問題證據(jù)的收集，必須確保證據(jù)的清晰度和可驗證性。具體來說，商標(biāo)權(quán)人應(yīng)詳盡搜集與案件相關(guān)的合同文本、賬單、發(fā)票以及付款憑證等財務(wù)文件，以確保證據(jù)鏈的完整性和可靠性。此外，為避免在侵權(quán)案件中因證據(jù)不足而導(dǎo)致無法量化原告的實際損失或被告因侵權(quán)行為所獲得的經(jīng)濟利益，商標(biāo)權(quán)人還應(yīng)當(dāng)搜集與商標(biāo)許可使用相關(guān)的合理費用標(biāo)準(zhǔn)。
3、關(guān)注訴訟時效問題，在充分收集證據(jù)的基礎(chǔ)上盡早起訴?！吨腥A人民共和國商標(biāo)法》第四十五條規(guī)定：“已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效。對惡意注冊的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時間限制?！?/span>
4、針對多主體實施侵權(quán)的行為，理清關(guān)系，深挖幕后實控人在商標(biāo)和不正當(dāng)競爭的糾紛案件中，不少侵權(quán)團伙的背后都有商標(biāo)代理公司進行組織、策劃，幫助其通過搶注近似商標(biāo)或直接購買近似商標(biāo)獲取表面的權(quán)利證據(jù)，甚至通過買賣近似商標(biāo)非法牟利。如果相關(guān)主體的搶注商標(biāo)大部分為一家代理機構(gòu)代理申請的，還可以考慮同時起訴代理機構(gòu)，追究其幫助侵權(quán)的責(zé)任。
（原創(chuàng)轉(zhuǎn)載請注明出處，否則追究侵權(quán)責(zé)任）
